知的財産法　前期第10回

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特許出願の1年６ヶ月経過後に、出願内容は出願公開制度により

公開される。利用に供されるのである。

そして、審査請求がされ、拒絶理由が発見されない場合、登録査定

がなされ、設定登録により特許権が発生する。

公開の代償として保護されるというものである。

では、特許権設定登録までの間、発明はどのように保護されるので

あろうか。

特許出願することは、先願権を確保できるので、それだけで

抑止力を持つ。将来の特許化が見込まれるからである。

しかし、特許権の設定がない間は、不確定な状態におかれることは

確かである。

また、特許権設定登録後の保護形態はどんな状態であろうか。

特許権者には独占排他権が付与されるので、第３者はもはや

どんな場合でもその特許発明を実施できないのであろうか。

特許法は、その目的に応じて、発明の保護と利用をどのようにバランス

させているのであろうか。今回の授業は、その点を学ぶ。

演習：

１）（株）越前屋は、その特許出願後、１年を経過した頃、審査請求をした。一方、1年６ヶ月を経過した後、 切り餅の特許出願内容が、公開された。公開された内容は、出願時の明細書の内容であった。

その公開後に、ライバル社Sが（株）越前屋の出願した発明に似た製品を製造販売開始した。

（株）越前屋は、この特許で、ライバル社Sの切り餅の製造販売を差し止めることができないか、弁護士に相談することとした。弁護士は、補償金請求権の行使条件として警告を出すことを勧めた。

警告書を出した後、特許庁から拒絶理由通知が送られてきた。そこで、それに対応して、拒絶理由を回避すべく、特許請求の範囲を補正した。

補正後に再度、ライバル社Sに対し警告を出し直すことは必要だろうか？

２）ライバル社Sは、警告に対して、どのように対応すべきかを検討している。

S社の知財担当は、越前屋の特許出願はまだ登録査定されていないのだから、当面様子をみることとした。

ライバル社Sの切り餅は、（株）越前屋の切り餅を参考にしたことはなく、独自に開発した異なる製造方法で作っている。S社の切り餅は、３枚ののし餅をやわらかいうちに重ね、所定の大きさに切ったもので、切り餅の表面には十字の切り溝が残るようにカットしたものであった。

以下は、S社が独自に開発した切り餅

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切り餅事件：越前屋　出願当初の【特許請求の範囲】

【請求項1】 角形の切餅や丸形の丸餅などの小片餅体の載置底面ではなく上側表面部に、周方向に長さ を有する若しくは周方向に配置された一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設けたこと を特徴とする餅。

【請求項2】 角形の切餅や丸形の丸餅などの小片餅体の平坦頂面や載置底面ではなく上側表面部の側周 表面に、周方向に長さを有する若しくは周方向に配置された一若しくは複数の切り込み部 又は溝部を設けたことを特徴とする請求項1記載の餅。

【請求項3】

【請求項8】 前記切り込み部又は溝部は、周方向に連続させてほぼ環状に設けたことを特徴とする請求 項1~7のいずれか1項に記載の餅。

出願当時の発明品（角形・丸形の餅を開発した）

補正後の請求の範囲

【特許請求の範囲】

【請求項1】 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又 は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側 面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は 溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周 方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に 形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側 が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化し た中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制 するように構成したことを特徴とする餅。　

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特許登録前の発明の保護と利用

手続き面からの救済

補正（特１７、１７の２）

明細書・特許請求の範囲・図面の補正

１．明細書・図面の補正とは、特許請求の範囲・明細書・図面の内容を補充・訂正することをいう。

２．特許請求の範囲・明細書・図面は技術文献及び権利書としての意義を有するため、出願当初より正確かつ完全であることが望ましい。

しかし、無形思想たる発明の完全な文章表現は容易でなく、特に出願を急ぐ先願主義の下ではなおさらである。また、当初完全であると思っても、拒絶理由通知を受けた場合、対抗手段として補正したい場合もある。

かかる場合、補正を認め出願人を保護する必要があるが、無制限に補正を認めると出願処理の円滑な進行を妨げるとともに、補正が遡及効を有することから第三者に不測の損害を与えかねない。

そこで、法は一定の期間的、内容的制限の下に補正を認めることとしている。

特許法１７条〜

拒絶理由通知を受ける前

時期的制限（特17条の２①）拒絶理由通知を受ける前は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前まで、いつでも補正ができる。

内容的制限（特17条の２③）願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内・・・新規事項の追加は禁止（自明の範囲は可）

新規事項追加補正・・拒絶（特49条1号）・無効理由（特123条①）

拒絶理由通知後の補正（１）最初の拒絶理由通知後

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で自由に補正可。（特17条の２①１号、③）

新規事項追加は不可

補正の前後で発明の単一性要件を満たすこと

拒絶理由通知後の補正（２）最後の拒絶理由通知後

最後の拒絶理由通知（通常は２回目の拒絶理由通知）

新規事項追加は不可で、かつ、補正の前後で発明の単一性要件を満たすこと、だけでなく、以下の目的に限られる。

i) 請求項の削除

ii) 請求の範囲の減縮(産業上利用分野と課題が同一であること、独立特許性を有すること特17の2⑥準特126条⑦）

iii) 誤記の訂正

iv) 明瞭でない記載の釈明（拒絶理由に対応していること）

不適法な補正

補正却下（特53条）

不服は拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においてのみ（特53条③）

新規事項追加補正・・拒絶（特49条1号）・無効理由（特123条①）

https://gyazo.com/353ad4709ca87c0b8f51bc553fc5ca31

出願公開に伴うリスクからの保護

補償金請求権（特６５）

出願公開されると

模倣リスクが生まれる

何らかの保護が必要となる

切り餅特許の公開公報

https://gyazo.com/32797b4d37d905029ef76c3c1c886056

https://gyazo.com/9f50fed032ee3cb0c358deaadf57eb41

補償金請求権（特65）

特許出願人は、

出願公開があつた後に

特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して

警告をしたときは、

その警告後特許権の設定の登録前に

業としてその発明を実施した者に対し、

その発明が特許発明である場合にその実施に対し受ける

べき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求するこ

とができる。

当該警告をしない場合においても、

出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つ

て特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した

者に対しては、同様とする。

２ 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録が

あつた後でなければ、行使することができない。

https://gyazo.com/334db25189546d98d0c4fa081986f72d

https://gyazo.com/ac2f6163d31524e6f43a2811352ca9f9

https://gyazo.com/714ab81329d027c7faf044957edb2d2b

https://gyazo.com/42f60906de9a2f9f7e2b22d70f286575

なお、第３者は、情報提供という手段で、特許査定を阻止する手段を講じることができる。

実施権による活用

仮専用実施権（特３４の２）

仮通常実施権（特３４の３）

https://gyazo.com/0c2c74cec2c1e439a8ab2c477ed792e9

https://gyazo.com/f7a3100fed385821b35802ac31864804

補償金請求権が行使可能となる。

https://gyazo.com/17f30d22587f6c67030c0b1718c7d5df

https://gyazo.com/fb8723f85a3954330fccb12c5b753ac9

https://gyazo.com/eb3c1d15477d56ea1d9fd34c1e4dc743

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